經(jīng)合法授權的涉外定牌加工行為不侵犯境內(nèi)注冊商標專用權

   經(jīng)合法授權的涉外定牌加工行為不侵犯境內(nèi)注冊商標專用權

                                                浦東法院　倪紅霞　郭　杰

                                         （原載《判案研究》2012年第1期）



【案   例】艾弗公司訴鱷魚恤公司確認不侵犯注冊商標專用權糾紛案
【簡要提示】被訴侵權方已盡到商標權事先審查義務，且商品全部用于出口的，境內(nèi)的消費者不會對該商品產(chǎn)生混淆和誤認，不構成商標侵權；海關向被訴侵權方發(fā)出的扣留告知書是對被訴侵權方發(fā)出的內(nèi)容明確的侵權警告，符合提起確認不侵權之訴的條件。
【主審法官】倪紅霞 
            
一、基本案情
      原告：無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司
      被告：（香港）鱷魚恤有限公司
      被告鱷魚恤有限公司于1996年3月30日經(jīng)我國國家商標局核準注冊了第246898號“CROCODILE”商標，核定使用商品為第25類褲子等，現(xiàn)在有效期內(nèi)。
     （新加坡）鱷魚國際機構私人有限公司（以下簡稱新加坡鱷魚公司）自1987年起在韓國注冊了“Crocodile及圖”、“CROCODILE”、“Crocodile”三個商標，核定使用商品為長褲，上述注冊商標均在有效期內(nèi)。2007年4月23日，新加坡鱷魚公司（許可方）與韓國公司HYUNG JI APPAREL CO., LTD（被許可方，以下稱韓國亨籍公司）就上述商標簽訂《商標許可協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，如果被許可方想要由第三方在地域（韓國）以外生產(chǎn)含有許可之商標的特許商品或其部件，要征求許可方的同意，同時還必須承諾并擔保由被許可方將上述制造完成的特許商品或部件輸入回地域內(nèi)，以便在地域內(nèi)進行銷售及配銷。協(xié)議的許可期間為2007年3月1日至2014年2月28日。
       2009年11月30日，韓國亨籍公司（買方）與韓國公司A4 STYLE CO., LTD（賣方，以下簡稱韓國艾弗公司）簽訂《合同書》，名稱為女性牛仔褲，數(shù)量3500條，單價27,900韓元，交貨日期2010年1月29日。2009年12月2日，原告與韓國艾弗公司就上述牛仔褲簽訂《加工合同》，單價每條11.3美金，金額與數(shù)量允許5%增減，由原告決定。
韓國亨籍公司向韓國艾弗公司出具《確認書》，稱其委托該公司加工生產(chǎn)的款式，可以在原告處加工生產(chǎn)，所制造的所有鱷魚牌服裝必須全部發(fā)回韓國，在中國境內(nèi)不得進行任何銷售。2010年7月23日，新加坡鱷魚公司出具《授權書》：韓國亨籍公司與其在2007年4月23日簽署授權合約，亨籍公司可以授權韓國艾弗公司和原告代為制造鱷魚牌女性成衣服飾，所有其制造或經(jīng)其授權制造的鱷魚牌女性成衣服飾僅限在韓國境內(nèi)銷售，授權書溯及既往。
      2010年1月29日，原告申報出口，報關單顯示，運抵國為韓國，商品名稱棉制女褲，數(shù)量3484條，單價11.3美元。2010年2月 10日，上海海關向原告發(fā)出《扣留侵權嫌疑貨物告知書》，告知上述貨物涉嫌侵犯被告的“CROCODILE”注冊商標專用權，海關已予以扣留。原告隨即向海關提出異議。2010年10月11日，上海海關向被告發(fā)出《侵權嫌疑貨物知識產(chǎn)權狀況認定通知書》，對原告申報出口的3484條標有“CROCODILE”商標的棉制梭織女士牛仔褲不能認定是否侵犯被告的“CROCODILE”商標專用權。由于被告到期未向法院提出申請采取責令停止侵權行為或財產(chǎn)保全的措施，上海海關已將涉案牛仔褲放行。
被扣留的牛仔褲吊牌及腰背貼顯示“CROCODILE  LADIES”，吊牌及水洗標上有“Crocodile及圖”標識。吊牌上有亨籍公司的名稱、地址、網(wǎng)址，并有銷售商亨籍公司，韓國原料、中國加工，本制品是亨籍服裝株式會社企劃，并與鱷魚國際機構私人有限公司在技術及品牌合作的產(chǎn)品，大韓民國著名品牌認證等文字。
       原告訴稱，原告報關出口的該批女士牛仔褲使用的“Crocodile及圖”商標和“CROCODILE”商標系經(jīng)境外商標權人合法授權，原告僅提供服裝加工服務，且產(chǎn)品全部出口到韓國銷售，不可能造成國內(nèi)相關公眾的混淆和誤認，不應被認定為商標侵權。因此原告請求判令：確認原告定牌加工的、全部銷往國外的、在中國境內(nèi)沒有任何銷售的服裝上使用的“Crocodile及圖”商標和“CROCODILE”商標不侵犯被告所擁有的第246898號“CROCODILE”注冊商標專用權。
        被告辯稱，首先，原告的定牌加工行為侵犯了其商標專用權。根據(jù)商標的地域性原則，原告在韓國獲得的注冊商標使用權并不能成為在中國使用的依據(jù)。原告從事定牌加工行為時應對使用的商標進行審查，不得侵犯他人在中國享有的注冊商標專用權。其次，原告的確認不侵權之訴的請求難以成立，不符合法律規(guī)定的受理要件。
        二、法院的認定和判決
       法院依法審理后認為，提起確認不侵權之訴應以原告受到明確的侵權警告為前提條件。原告接到了海關出具的《扣留侵權嫌疑貨物告知書》，受到了內(nèi)容明確的侵權警告。被告在收到海關出具的不能認定原告出口的貨物是否侵犯被告注冊商標專用權的通知后，并未根據(jù)海關的通知向法院申請采取責令停止侵權行為或財產(chǎn)保全的措施，從而使原告的行為是否構成商標侵權處于待定狀態(tài)，影響原告的經(jīng)營。因此，原告提出請求確認不侵權的訴訟，可以使該侵權糾紛的不確定狀態(tài)得以結束，并使其以后的經(jīng)營活動能夠正常進行。原告是適格的訴訟主體。原告受外國公司委托，在申報出口的女褲上規(guī)范使用了新加坡鱷魚公司在韓國合法注冊的商標，韓國亨籍公司與新加坡鱷魚公司均對原告定牌加工的行為進行了確認。因此，原告在加工的服裝上使用涉案商標具有商標權利人合法的授權，原告申報出口3484條女褲系履行定牌加工合同的行為。原告定牌加工的商品未在我國國內(nèi)銷售，并未造成市場混淆，也未對被告造成影響及損失，不構成對被告商標權的侵害。因此，法院依照《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項、《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條、第九條之規(guī)定，判決確認原告申報出口韓國的服裝上使用“Crocodile及圖”和“CROCODILE”商標的行為不構成對被告享有的第246898號“CROCODILE”注冊商標專用權的侵犯。
       一審判決后，被告不服提起上訴，二審維持原判。
       三、對本案的研究和解析
本案存在兩個法律問題：一是海關出具的《扣留侵權嫌疑貨物告知書》是否構成明確的侵權警告；二是原告的定牌加工行為是否侵犯了被告的注冊商標專用權。
       （一）海關出具的《扣留侵權嫌疑貨物告知書》構成明確的侵權警告
       確認不侵權訴訟是近年來知識產(chǎn)權訴訟領域新出現(xiàn)的一種訴訟類型，是指利益受到特定知識產(chǎn)權影響的行為人，以該知識產(chǎn)權權利人為被告提起的，請求確認其有關行為不侵犯該知識產(chǎn)權的訴訟。其中，受到“特定知識產(chǎn)權影響”的人是提起該類訴訟的適格主體。就“特定知識產(chǎn)權影響”，目前司法實踐中一般理解為，行為人受到了來自特定知識產(chǎn)權權利人的侵權警告或者侵權威脅，但權利人并未在合理期限內(nèi)依照法定程序請求解決有關爭議。因此，行為人要提起確認不侵權之訴，需要符合以下條件：（1）行為人受到了來自特定知識產(chǎn)權權利人的侵權指控；（2）權利人并未在合理期限內(nèi)依照法定程序請求解決有關爭議；（3）該侵權指控內(nèi)容必須具體明確，導致行為人的利益受到了損害，或者有受到損害的可能。
        本案就原告主體資格的爭議在于，海關向原告發(fā)送的《扣留侵權嫌疑貨物告知書》是否構成上述“來自特定知識產(chǎn)權權利人的侵權警告或者侵權威脅”，即海關不是權利人，其作為國家的行政機關向原告發(fā)送的告知書，是否構成“來自特定知識產(chǎn)權權利人的”侵權警告，如果構成，則原告可以提起確認不侵權訴訟，如果不構成，則原告主體資格不適格。我們認為海關出具的告知書構成確認不侵權之訴中明確的侵權警告：
        第一，《扣留侵權嫌疑貨物告知書》“表”為海關向原告出具，“實”系被告向原告發(fā)出的侵權指控。海關整個行為的過程如下：海關出口檢查中發(fā)現(xiàn)原告涉嫌侵權的出口物品→通知被告→被告出具確認原告侵權的說明并提出扣留申請，履行擔保等相應手續(xù)→海關扣留貨物并向原告發(fā)出《扣留侵權嫌疑貨物告知書》，在整個過程中，如果沒有“被告出具確認原告侵權的說明并提出扣留申請”的行為，則海關就不會出具告知書，原告的貨物將被海關放行。因此，海關向原告發(fā)出《扣留侵權嫌疑貨物告知書》雖然表面表現(xiàn)為海關的行政行為，但對該行為的產(chǎn)生起決定作用的還是被告的侵權指控。
       第二，《扣留侵權嫌疑貨物告知書》內(nèi)容為被告向原告提出的內(nèi)容明確的侵權指控。告知書中明確了是被告指控原告的該批出口貨物涉嫌侵犯被告的具體商標權。商標侵權的對象是原告，提出侵權的主體是被告，指控的侵權內(nèi)容具體明確，向海關申請扣貨實為被告尋求侵權救濟的一種手段。
         第三，該《扣留侵權嫌疑貨物告知書》直接影響著原告該批貨物能否按期交付給境外的加工商，且使得原告能否繼續(xù)接受境外公司的委托進行定牌加工處于不確定狀態(tài)，直接影響到了原告的經(jīng)營行為。
        （ 二）有合法授權的涉外定牌加工行為不侵犯境內(nèi)商標權
         OEM是“Original EquipmentManufacture”的縮寫,直譯為“原始設備制造”,在我國被稱為“貼牌加工”、“貼牌生產(chǎn)”、“定牌加工”、“定牌生產(chǎn)”等。涉外定牌加工是OEM的一種，是指境外委托方提供商標，委托我國境內(nèi)加工方加工產(chǎn)品并將商標印制在加工產(chǎn)品上，并將產(chǎn)品全部返回境外委托方銷售，境外委托方向境內(nèi)加工方支付加工費的貿(mào)易方式。中國目前已經(jīng)成為最大的OEM基地，外貿(mào)出口很大程度都是定牌加工所支撐。但隨著OEM在我國的迅猛發(fā)展，境內(nèi)商標權人向境內(nèi)加工企業(yè)提起的商標侵權訴訟也越來越多。涉外定牌加工行為是否侵犯我國境內(nèi)注冊商標專用權，在理論界和司法實踐中爭議頗大。一種觀點認為，境內(nèi)加工企業(yè)的生產(chǎn)行為作為商標“使用”行為的一種，侵犯了我國境內(nèi)商標權；另一種觀點卻認為，該生產(chǎn)行為非商標法意義上的使用行為，且加工的產(chǎn)品全部出口國外，不會造成國內(nèi)市場的混淆，不侵犯我國境內(nèi)商標權。我們認為，有合法授權的涉外定牌加工行為不侵犯我國境內(nèi)商標權。
        第一，涉嫌商標侵權中涉外定牌加工方與委托方行為的區(qū)分
       涉外定牌加工行為涉嫌侵犯國內(nèi)商標權的問題實為合同侵犯第三人權益的問題。行為決定責任的承擔，要認定該合同項下的行為是否侵犯商標權，就必須對合同雙方的行為進行具體分析。在涉外定牌加工合同中，委托方從事如下行為：提供商標或商標和原材料，指示加工方將商標按照其要求貼在指定數(shù)量的加工產(chǎn)品上，在境外銷售該貼附商標的產(chǎn)品，賺取商標帶來的利益；而加工方的行為相應如下：提供勞務或者勞務和原材料，按照指示加工并在產(chǎn)品上貼附商標，將貼好商標的產(chǎn)品全部出口境外委托方，賺取境外委托方的加工費，其獲取的是勞務或勞務和原材料的費用。就商品上使用商標涉嫌侵犯國內(nèi)注冊商標權人的最終結果而言，雖然是委托方與加工方的共同行為構成的，但兩行為在該結果中的性質(zhì)和行為作用力是不同的，委托方顯然是主行為，其是商標使用行為的發(fā)起方，其行為的最終目的就是獲得商標對商品產(chǎn)生的額外價值；而沒有委托方的指示，加工方顯然不會使用商標，對于加工方而言，貼附商標并不能額外賺取更多的利益，其賺取的僅是勞務或原材料的對價，因此，加工方系從行為，依附于委托方產(chǎn)生。
        第二，涉外定牌加工方應負商標審查義務
        公平原則是法律的基本原則，在民事領域，其指當事人在民事活動中以利益均衡作為價值判斷標準，用來衡量民事主體之間的物質(zhì)利益關系，確定民事主體的民事權利義務及其承擔的民事責任的原則。利益均衡的實現(xiàn)必然是以民事行為為比對基礎，要求行為產(chǎn)生的收益與責任承擔必須相當或相對應。涉外定牌加工中加工方與委托方行為的不同性質(zhì)導致了兩者在商標侵權認定中的責任承擔標準不同。就委托方而言，其決定了商標的使用，并能獲取商標帶來的利益，因此其應就商標侵權行為承擔直接責任。但由于委托方在境外，往往無法對其科以民事責任。就加工方而言，其賺取的僅僅是勞務或者原材料與勞務的費用，其獲益與是否使用商標無關，因為商標無法帶給其額外的收益，但其行為卻可能幫助委托方獲取額外的商標使用利益，因此，其行為是否要承擔民事責任基于其在接受委托的過程中是否存在過錯，即是否履行了審查委托方提供的商標是否真實有效的義務。本案原告作為涉外定牌加工方，提供了從涉案商標注冊權人到涉案產(chǎn)品在韓國的委托加工方、再到自己的一整套商標注冊、授權許可和委托加工文件等材料，其貼附的商標授權授權鏈條完整而合法，系真實有效，其盡到了合理的審查義務。
        第三，涉外定牌加工沒有給境內(nèi)商標權人帶來混淆的損害后果
        損害事實是侵權行為成立的必要條件之一。商標侵權行為導致的損害后果是對注冊商標引起混淆而損害注冊商標權利人的利益。TRIPS 協(xié)定第16條規(guī)定，商標注冊人擁有商標權，商標權的核心在于避免消費者對商品或服務的出處產(chǎn)生混淆，注冊商標所有人應享有專用權，防止任何第三方未經(jīng)許可在商業(yè)中使用與注冊商標相同或近似的標志，去標示相同或類似的商品或服務，以造成混淆的可能。因此，“混淆的可能性”是商標侵權行為的一項獨立構成要件。《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規(guī)定：“商標法第五十二條第（一）項規(guī)定的商標近似，是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。”從上述解釋可以看出，商品來源的混淆是判斷商標侵權的一個重要因素。最高人民法院在司法政策中也曾經(jīng)提出：“是否構成侵犯注冊商標專用權，原則上要以是否存在造成公眾誤認、混淆的可能性為基礎進行判斷。” 
       本案中，雖然涉案商標與被告的注冊商標近似，也被使用在相同的商品上，但涉案產(chǎn)品吊牌上標明了商標權利人新加坡鱷魚公司的名稱及韓國的品牌認證等，原告基于境外相關權利人的明確委托加工涉案產(chǎn)品后全部發(fā)往韓國，產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售。涉案商標僅在中國境外產(chǎn)生商品來源的識別作用，不可能造成國內(nèi)相關公眾的混淆、誤認；而被告取得的商標權僅在我國境內(nèi)發(fā)生效力，產(chǎn)生商品來源的識別作用，其商品的銷售對象是我國境內(nèi)公眾。兩者占據(jù)的市場不同，銷售對象不同，不會帶來相關公眾的混淆，不會給被告的商標專用權帶來損害。由于沒有損害后果侵權行為即不成立。被告提出的原告將來有可能在國內(nèi)銷售的抗辯意見是不成立的，因為法律無法對沒有發(fā)生的行為科以民事責任；且如果原告將來在國內(nèi)銷售了涉案產(chǎn)品，則其在國內(nèi)的生產(chǎn)、銷售行為就侵犯了被告的注冊商標專用權，被告完全可以再行主張權利。同時需要進一步指出的是，涉案商標并非基于原告在國內(nèi)注冊的商標而產(chǎn)生，不存在搶注或模仿國內(nèi)商標的情況，因此不會對國內(nèi)的商標權造成損害。
        我國仍是制造業(yè)大國，就涉外定牌加工行為是否構成侵權的認定直接影響著我國眾多企業(yè)的生死存亡，直接關系著我國經(jīng)濟的發(fā)展。認定有合法授權的涉外定牌加工不侵犯境內(nèi)商標權，既符合我國商標權保護的法律制度，也能促進我國對外貿(mào)易經(jīng)濟的發(fā)展，較好地做到了商標權的依法適度保護與促進經(jīng)濟發(fā)展的公共利益的平衡。